Smart系出名(míng)门，有(yǒu)着洋气的欧洲血统；它的老爸戴姆勒更是鼎鼎大名(míng)，乃汽車(chē)行业全球霸主之一。这几天，知产(chǎn)圈爆出了一个大瓜——Smart两项外观设计专利权被宣告全部无效！这一结果与当年路虎、陆风的专利双双被全部无效一样让人错愕。為(wèi)啥車(chē)企会让历史重演？说实在的我们也没想太明白。

鉴于圈内外吃瓜群众对此案的热议，导演了这场好戏的北汇律所，将為(wèi)大家分(fēn)享一下这个案件背后的故事。

一、专利无效背后的故事

1、事出有(yǒu)因：缘起侵权诉讼
真的印证了圈内网友的猜测，本次无效起源于戴姆勒起诉國(guó)内某車(chē)企侵犯其外观设计专利权。

2、证据挖掘：找准方向、挖地三尺

巧妇难為(wèi)无米之炊，好食材加厨艺是饕餮盛宴必不可(kě)少的。检索专家是大厨，办(bàn)案律师打下手，集體(tǐ)讨论检索方向。什么方向那是要靠检索实践摸索的。“关键词+分(fēn)类号”、“图片识别”等方式的检索效果不佳，考虑汽車(chē)行业的特点再加上Smart的原创性，最终将检索重点放在了smart車(chē)型的历史发展、前生后世以及相关报道上，从报道上找关键信息，并按图索骥，國(guó)内外汽車(chē)网站、杂志(zhì)翻个遍，终于成功锁定关键证据。说来容易，哪有(yǒu)那么容易，不信你反向工(gōng)程试试。

3、检索过程中(zhōng)的小(xiǎo)插曲：某专利数据库缺失优先权信息
这可(kě)不是儿戏，它决定了现有(yǒu)设计的起算点。开始我们还真检到了在优先权日与申请日之间的好用(yòng)证据，真是皆大欢喜。

初步检索的证据

看了國(guó)知局官网上下载的这个本专利文(wén)本，才知道是空欢喜了一场，不免有(yǒu)点小(xiǎo)失落，不过每一次尝试都向成功迈近了一小(xiǎo)步。回想起来还是不禁有(yǒu)点后怕，所以真的要时刻提醒自己，严谨再严谨！

4、证据收集与固定：多(duō)管齐下，互相印证
关键证据起到决定性作(zuò)用(yòng)，但有(yǒu)了好食材，你就能(néng)做出大餐吗？证据运用(yòng)策略及方案就好比厨艺。选用(yòng)证据上，我们考虑了证据来源权威性、公(gōng)开性、便于比对性及结合启示等问题。在证据方面做了充足甚至“过头”的准备。
（1）精(jīng)心选择网站。考虑网站的权威性、影响力、管理(lǐ)及审核机制规范性、多(duō)个设计是否在一篇文(wén)章中(zhōng)出现、是否有(yǒu)文(wén)章评论等，选择了腾讯网汽車(chē)频道、易車(chē)网作(zuò)為(wèi)证据来源网站。
（2）关键证据两个网站取证，形成相互印证，同时公(gōng)证网友评论及评论时间。在后续的无效、侵权诉讼中(zhōng)，对方律师均质(zhì)疑证据公(gōng)开后内容可(kě)修改，我们从网站权威性、审核机制规范性、新(xīn)闻报道时效性、用(yòng)户评论发表时间及两个网站相互印证等方面，让专利局采信了证据及其公(gōng)开时间。这正如高手下棋，走一步看三步，不经一番修炼哪能(néng)如此料事如神？
（3）严格证据公(gōng)证固定流程。严格遵守清洁机制，使用(yòng)公(gōng)证处電(diàn)脑，公(gōng)证前清除浏览器历史记录；公(gōng)证书前后页(yè)内容部分(fēn)重叠，留下联系点；為(wèi)便于比对保留汽車(chē)原图并等比例放大汽車(chē)图片；对公(gōng)证书的装(zhuāng)订和钢印检查把关，以免公(gōng)证书装(zhuāng)订松散给对方留下口实，这样的在先判决也是有(yǒu)的呀。公(gōng)证程序可(kě)以说滴水不漏，如果现在你还不明白这样做的必要，等看到后面侵权程序对方的公(gōng)证书被我们质(zhì)疑就会恍然大悟了。

5、证据运用(yòng)：独具(jù)匠心，心思缜密
（1）具(jù)有(yǒu)致命威胁的非专利证据冲锋陷阵，专利文(wén)献為(wèi)左右护法的证据运用(yòng)格局。（2）在关键性非专利证据中(zhōng)，基于二门公(gōng)开视图较多(duō)的特点，以二门作(zuò)為(wèi)对比设计1，仅有(yǒu)侧面视图的四门為(wèi)对比设计2。在此情况下，用(yòng)对比设计1评述本专利两门車(chē)的把握较大；对比设计1、2结合评述本专利四门車(chē)的难点就在于，从两门到四门的启示何在的问题，后续口审合议组的关注点也印证了这一预判。对此我们也是进行了深入的论证分(fēn)析的，没有(yǒu)成竹于胸，怎能(néng)轻举妄动！神一样存在的对比设计1、2是这个样子的：

对比设计1视图

对比设计2视图

6、无效请求及补充：水到渠成，一气呵成 

（1）无效请求在侵权诉讼答(dá)辩期内提出，主要指形式缺陷，目的在于满足侵权程序中(zhōng)提出中(zhōng)止审理(lǐ)请求的法定条件；
（2）无效理(lǐ)由及证据补充，这回才是玩真格的，主要包括以下内容：1）论述非专利证据三性成立，严密组织证据链条；2）双备份的关键性证据分(fēn)别用(yòng)于外观设计相同、相近似的比对；3）重点说明结合启示的存在；4）专利证据用(yòng)于外观设计相同、相近似的比对。

7、庭审：正面交锋，精(jīng)准领会焦点
2019年12月18日侵权诉讼开庭，12月23日无效口审开庭。由于早有(yǒu)预判，并且由于早了那么几天，在侵权开庭中(zhōng)对方律师对关键证据的质(zhì)疑早已了然于胸，无效程序中(zhōng)自然可(kě)游刃有(yǒu)余的应对；对于对方律师现场补充的意见陈述，基于对给本专利带来显著性影响的设计特征的精(jīng)准把握，对方所争辩的非显著性设计特征及局部细微差异也自然能(néng)够应对自如。
通过口审，还精(jīng)准领会到了合议组所关注的焦点，那就是侧車(chē)窗玻璃上立柱间隔的有(yǒu)无是否是现有(yǒu)设计及两门变四门的结合启示。有(yǒu)了这个精(jīng)准把握，加之对方律师当庭提交意见陈述，那必须得要一定的答(dá)复期限，以便庭后准备并提交意见陈述了，这一步的争取也是颇见功底的。如果你说庭后无需时间提交答(dá)辩意见，那么完了，你丧失了再次补正的机会，到底会有(yǒu)多(duō)大影响不好说。

8、庭后意见陈述：精(jīng)准补刀(dāo)
（1）对于二门变四门，主张用(yòng)四门車(chē)侧面替换二门車(chē)侧面是汽車(chē)领域中(zhōng)现有(yǒu)设计手法，并提交了在专利优先权日之前的专利文(wén)献供合议组参考：

（2）对侧面車(chē)窗后部有(yǒu)无立柱划分(fēn)，提交了在优先权日之前存在大量的现有(yǒu)设计供合议组参考，由于有(yǒu)大量专利文(wén)献可(kě)以证明这一设计是现有(yǒu)设计，并属于局部细微差异，就不贴图了。

9、无效庭审小(xiǎo)花(huā)絮：专利局乔迁朱辛庄后开庭第一案
名(míng)门之后Smart当然与众不同，本案是专利局乔迁新(xīn)址后口审的第一案，口审庭甚至还没有(yǒu)完全装(zhuāng)修好，我们便有(yǒu)幸去开了第一庭，口审也恰巧被安(ān)排在了第一口审庭，焕然一新(xīn)的一庭还是很(hěn)气派的。

二、侵权诉讼背后的故事

1、釜底抽薪：提无效请求
应对侵权诉讼最有(yǒu)效的手段是无效掉专利权，被无效的专利权法言法语叫做“视為(wèi)自始不存在”。权利从没存在过，还哪来的专利侵权。所以，专利无效基本是侵权诉讼的标配。
另外，就是提出无效的时机。原告在诉讼中(zhōng)并未提交专利权评价报告，那还等什么？必须在诉讼答(dá)辩期内提交无效请求，这是请求法院中(zhōng)止审理(lǐ)的必要条件。

2、拖延：管辖权异议
虽然审理(lǐ)本案的法官為(wèi)了提高审查效率，建议不要提出管辖权异议，但律师的天职是维护客户利益，只要对客户有(yǒu)好处，任何阻力都是没用(yòng)的。在答(dá)辩期内果断提出的管辖权异议，為(wèi)无效争取到了至少三个月的宝贵时间。

3、再拖延：中(zhōng)止审理(lǐ)请求
原告并未提交专利权评价报告，那还等什么？依据侵权诉讼相关法律规定，果断请求法院中(zhōng)止本案审理(lǐ)。此处的排兵布阵章法是：管辖权异议之后，还有(yǒu)中(zhōng)止审理(lǐ)请求等着呢(ne)，以进一步拖延侵权诉讼审理(lǐ)，為(wèi)无效进一步争取时间。本案的审理(lǐ)法官还是要提高审理(lǐ)效率，决定不中(zhōng)止本案审理(lǐ)。关于司法解释中(zhōng)的那个“应”中(zhōng)止，我们内部着实展开了一场热烈讨论。讨论归讨论，尊重并配合法官是律师的基本素养之一。任凭风吹浪打，胜诉闲庭信步，那不是吹牛用(yòng)的，那得有(yǒu)底气才行。我们的底气在于下面要说的杀手锏：很(hěn)好用(yòng)的现有(yǒu)设计抗辩证据。

4、团队作(zuò)战：精(jīng)细化庭前准备
根据每个案件的具(jù)體(tǐ)特点，量身定制精(jīng)细化诉讼策略与方案，主办(bàn)、辅办(bàn)加审核律师哪里够，检索专家、团队其他(tā)律师一起参与讨论，三个臭皮匠顶个诸葛亮。庭前准备中(zhōng)对方起诉状、证据一字一句得过，天下事就怕认真二字，真的发现了一些问题：
（1）对方诉请中(zhōng)出现了并非侵权责任法规定的侵权责任承担方式这个庭审中(zhōng)法官也指出了，该瑕疵对案件走向并无决定性作(zuò)用(yòng)，但是在开庭时的气场、专业度、准备的认真细致程度上对对方代理(lǐ)人及法官必然产(chǎn)生心理(lǐ)影响。这是诉讼策略之一，用(yòng)你的严谨和付出赢得同行及法官的尊重，那么你的每句话都会变得有(yǒu)分(fēn)量并让法官信服。赢得法官并不一定赢得官司，但要赢得官司必须赢得法官。
（2）发现了对方部分(fēn)关键性公(gōng)证书是在不清洁环境下做出的对方通过网络及现场公(gōng)证的部分(fēn)证据，在公(gōng)证过程中(zhōng)均存在可(kě)质(zhì)疑的瑕疵，例如不使用(yòng)公(gōng)证处或其工(gōng)作(zuò)人员的電(diàn)子设备进行照片拍摄、電(diàn)子设备在拍摄前未做清洁处理(lǐ)等，导致公(gōng)证环境不清洁。就此问题我们检索了大量的法院判决、學(xué)术研究文(wén)章提交给法院参考。可(kě)不要小(xiǎo)瞧这个问题，由于公(gōng)证环境不清洁，在先多(duō)份判决对证据是不采信的。在本案中(zhōng)由于公(gōng)证环境不清洁，我们对用(yòng)于制造管辖联系点的某地區(qū)代理(lǐ)商(shāng)是否销售过被控侵权产(chǎn)品提出了质(zhì)疑，并质(zhì)疑了法院对本案是否有(yǒu)管辖权。大胆的创新(xīn)性工(gōng)作(zuò)也是一个律师难能(néng)可(kě)贵的素质(zhì)之一吧。
（3）请求法院对一百万的赔偿诉请不予支持我们详细分(fēn)析了对方证据，原告仅证明许诺销售，并未证明被告有(yǒu)销售行為(wèi)、同时还检索了原告在國(guó)内维权的在先判决的判赔额，其中(zhōng)一个外观设计侵权的诉请同样是法定上限一百万，但实际判赔额十几万元人民(mín)币。基于以上理(lǐ)由，同时考虑同类小(xiǎo)型電(diàn)动車(chē)在國(guó)内市场售价及利润较低、本专利是外观设计专利等因素请求法院对原告诉请不予支持。
专利辩护虽然不同于刑事辩护，但秉持的原则是相同的，辩护优先级应该是无罪、证据不能(néng)证明有(yǒu)罪、罪轻、有(yǒu)减轻处罚情节等等。再有(yǒu)把握的案件，也要做好出现最坏结果的准备，侵权诉讼中(zhōng)除了侵权不侵权的争辩，还应高度关注赔偿金额的问题，这样才能(néng)构建全面的辩护方案。

5、侵权诉讼杀手锏：现有(yǒu)设计抗辩
“应”中(zhōng)止而不中(zhōng)止审理(lǐ)又(yòu)有(yǒu)何妨？别忘了还有(yǒu)现有(yǒu)设计抗辩。既然你说我的产(chǎn)品侵犯了你的专利权，既然你的专利能(néng)被我的证据无效，假设这些命题都是真的话，那么说明什么？
如果不引入现有(yǒu)设计抗辩，岂不是辜负了这么好的证据。因此，开庭过程中(zhōng)主要围绕以下焦点：有(yǒu)礼有(yǒu)力有(yǒu)节地再三恳请法院中(zhōng)止审理(lǐ)、等待无效决定；另外，最重要的就是引入现有(yǒu)设计抗辩。你不等也没关系，你总得先审现有(yǒu)设计抗辩吧，这是绕不过去。
一直想着提高结案效率的本案审理(lǐ)法官也是一直在等无效决定，并且打電(diàn)话了解无效进展情况。看来律师的坚定态度及充分(fēn)准备对维护客户利益真的是能(néng)起到一定甚至决定性作(zuò)用(yòng)的，所以我们还是有(yǒu)理(lǐ)由尊重律师和律师的工(gōng)作(zuò)的。

6、庭审现场：沉着冷静，推进既定诉讼方案
如此充分(fēn)扎实的庭前准备，庭审时随机应变，并有(yǒu)条不紊的调整与推进，让庭审在你可(kě)掌控的状态下顺利开展。庭审陈述主要点如下：（1）公(gōng)证环境不洁，导致管辖联系点证据不具(jù)备真实性，法院对本案并无管辖权；（2）无效概率极大，根据相关法律规定请求法院中(zhōng)止本案审理(lǐ)；（3）随机应变，充分(fēn)质(zhì)疑对方证据
对方律师在开庭前提交了很(hěn)多(duō)份证据原件，有(yǒu)限的质(zhì)证时间要抓重点，不要纠结于无关紧要的证据。主要核实了关键性证据，其中(zhōng)包括：核实高铁票上的名(míng)字与公(gōng)证书上公(gōng)证员、公(gōng)证处工(gōng)作(zuò)人员的名(míng)字是否一致，判断做公(gōng)证的两名(míng)公(gōng)证处人员是否真的去了某地區(qū)做现场公(gōng)证。两名(míng)公(gōng)证处工(gōng)作(zuò)人员，并且其中(zhōng)必须至少有(yǒu)一名(míng)公(gōng)证员，这可(kě)是公(gōng)证法对现场公(gōng)证的最低限度要求。你看看，光懂专利法哪行，公(gōng)证法律法规也是要學(xué)习和掌握的。（4）适时抛出现有(yǒu)设计抗辩，庭前早有(yǒu)准备并向法院提交了具(jù)體(tǐ)的比对表，这是本案重中(zhōng)之重，必须浓墨重彩。

7、趁热打铁：庭审后代理(lǐ)词
综合庭审情况，快马加鞭提交庭审后代理(lǐ)词，达到以下目的：完善表述，查缺补漏，进一步提交参考资料等。 以上基本完整讲述了Smart无效、侵权诉讼背后的故事，这是北汇律所标准化、精(jīng)细化的无效、诉讼案件代理(lǐ)工(gōng)作(zuò)取得的又(yòu)一场阶段性胜利。没有(yǒu)运筹帷幄之中(zhōng)，哪来的决胜千里之外。